Case study — UDRP claropay.com: difesa del dominio per Gold Area Ltd (WIPO D2018-0222)

ADLP Studio Legale ha difeso Gold Area Ltd, società del gruppo Mistral Pay, nel procedimento UDRP WIPO Case No. D2018-0222 promosso da América Móvil S.A.B. de C.V. per ottenere il trasferimento del dominio claropay.com. La difesa, imperniata sull’eccezione di carenza di standing del Complainant rispetto al sub-brand CLARO PAY, si è chiusa con un esito transattivo formalizzato tramite Standard Settlement Form, senza pronuncia del Panel sul merito.

Cliente

Gold Area Ltd, società di diritto maltese (Floriana – Valletta), parte del gruppo Mistral Pay Ltd attivo nell’ambito dei servizi di pagamento, dell’e-currency e dell’electronic payment. Il dominio <claropay.com> era stato registrato dalla società il 21 febbraio 2013 e utilizzato in coerenza con la propria attività imprenditoriale.

Controparte

América Móvil S.A.B. de C.V. (“AM”), uno dei principali operatori mondiali di telecomunicazioni, con sede in Città del Messico, titolare – direttamente e per il tramite delle controllate Claro S.A. e Administradora de Marcas RD S. de R.L. de C.V. – di un vasto portafoglio di marchi “CLARO” e segni derivati (CLARO PAY, CLARO VIDEO, CLARO SPORTS, CLARO EMPRESAS, CLARO MUSICA) in oltre cinquanta giurisdizioni.

Contesto e sfida

Il 1° febbraio 2018 AM ha depositato presso il WIPO Arbitration and Mediation Center una Complaint UDRP (procedura ICANN di risoluzione delle dispute sui domain name ex Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy) chiedendo il trasferimento coattivo del dominio <claropay.com>. Il caso è stato registrato come WIPO Case No. D2018-0222.

La Complaint si fondava sui tre requisiti dell’art. 4(a) della Policy:

1. confondibilità del dominio con il marchio CLARO (di cui AM rivendicava la titolarità anche nella declinazione CLARO PAY);
2. assenza di diritti o legittimi interessi del registrante;
3. registrazione e uso in malafede, con richiamo a una asserita condotta seriale di domain registration su segni di terzi.

La notifica formale di apertura del procedimento è giunta al cliente il 23 febbraio 2018, con termine per il deposito della Response fissato dal Centro al 15 marzo 2018. Il rischio operativo era duplice: la perdita di un dominio strategico per il posizionamento commerciale del gruppo Mistral Pay nei servizi di pagamento e l’effetto reputazionale di una decisione UDRP sfavorevole, che avrebbe consolidato in capo all’avversario una piattaforma argomentativa replicabile su ulteriori asset digitali.

Attività svolte

Il cliente ha nominato lo Studio quale authorized representative nel procedimento WIPO. L’attività si è articolata su tre livelli.

1. Analisi della legittimazione attiva del Complainant. L’esame del materiale prodotto da AM ha evidenziato che la registrazione del marchio CLARO PAY – elemento centrale dell’accusa di confondibilità – risultava intestata a Claro S.A., società controllata ma giuridicamente distinta da AM. La Claro S.A. non era parte del procedimento e non risultava agli atti alcuna autorizzazione espressa all’enforcement dei propri diritti di marchio da parte della controllante. La difesa ha quindi sviluppato l’eccezione di carenza di standing del Complainant rispetto al sub-brand CLARO PAY, in coerenza con l’orientamento dei panel WIPO che richiede la titolarità diretta del diritto invocato, ovvero un mandato espresso del titolare.

2. Confutazione dei requisiti UDRP. Sui tre requisiti cumulativi della Policy, la Response ha articolato la difesa rilevando: (i) la non confondibilità del dominio, valutato nella sua composizione complessiva e nel suo contesto d’uso, con il marchio CLARO inteso come segno verbale generico in alcune lingue; (ii) la sussistenza in capo a Gold Area di un legittimo interesse al dominio, registrato e mantenuto in coerenza con l’attività di pagamenti elettronici svolta dal gruppo; (iii) l’insussistenza dell’elemento soggettivo della malafede al momento della registrazione (febbraio 2013), in epoca anteriore al deposito di alcune delle registrazioni CLARO PAY invocate dal Complainant (Messico, agosto 2016; Cile, agosto 2016).

3. Coordinamento procedurale e gestione della transazione. Parallelamente alla preparazione della Response, è stato aperto un canale negoziale con i legali del Complainant. La negoziazione si è chiusa con un accordo transattivo, formalizzato attraverso il Standard Settlement Form previsto dal paragrafo 17(a)(iii) delle Rules UDRP, con conseguente sospensione del procedimento e successiva azione del Registrar in attuazione dei termini concordati tra le parti.

Riferimenti normativi e regolamentari

• Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP), ICANN, 24 ottobre 1999;
• Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, ICANN, 28 settembre 2013 (in vigore dal 31 luglio 2015);
• WIPO Supplemental Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (in vigore dal 31 luglio 2015), in particolare par. 17(a)(iii) sulle procedure di settlement;
• WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition (WIPO Overview 3.0), in particolare sezioni 1.4 (standing), 2.10 (legittimo interesse) e 3.2 (malafede).

Risultato

La vicenda si è chiusa con un esito transattivo concordato tra le parti nell’ambito della procedura WIPO, senza pronuncia del Panel sul merito, attraverso l’utilizzo dello strumento dello Standard Settlement Form. La soluzione ha consentito al cliente di gestire l’esposizione al rischio in maniera controllata, evitando i tempi e l’incertezza di una decisione di Panel, e di chiudere la posizione su <claropay.com> con condizioni negoziate direttamente con il Complainant.

Insights

Il caso è significativo sotto tre profili:

• standing nei gruppi multinazionali: la titolarità formale del marchio in capo a una controllata, anziché alla capogruppo, può costituire un punto critico nella costruzione di una Complaint UDRP e impone, in fase di enforcement, una verifica preventiva della catena di titolarità o l’acquisizione di un mandato espresso;
• rilevanza temporale delle registrazioni: l’analisi della data di deposito dei marchi invocati rispetto alla data di registrazione del dominio è dirimente per l’accertamento della malafede al momento della registrazione, requisito autonomo rispetto alla malafede d’uso;
• valore strategico del settlement: nelle dispute UDRP che coinvolgono asset digitali ancora attivi e di rilievo commerciale, la negoziazione tra le parti sotto l’egida del WIPO può rappresentare l’esito più efficiente, sia in termini di costi sia di prevedibilità della soluzione.

ADLP Studio Legale – Avv. Giulia Arangüena
WIPO Arbitration and Mediation Center – Case No. D2018-0222

La procedura UDRP in breve

La UDRP è lo strumento internazionale per risolvere in via amministrativa le controversie sui nomi a dominio, gestito da centri come il WIPO Arbitration and Mediation Center. Per altre attività e casi seguiti da ADLP si veda CL+B Fest 2018.

Difendere con successo un nome a dominio in sede UDRP significa dimostrare al collegio l’assenza dei presupposti del trasferimento, a tutela dell’attività e dell’identità digitale dell’impresa.