Case study – Marchio, dominio confusorio e pratiche commerciali scorrette: il caso Biliardi Mari

Provvedimento AGCM 9 ottobre 2012, n. 23976 (PS8239) — Bollettino n. 41 del 29 ottobre 2012

In sintesi

L’acquirente del marchio Biliardi Mari, aggiudicato dalla curatela fallimentare nel settembre 2011, scopre che il dominio biliardimari.it era stato registrato già nel settembre 2010 da un concorrente, che lo utilizzava come mero redirect verso il proprio sito commerciale. Lo Studio ADLP ha assistito la società segnalante davanti all’AGCM, scegliendo la via dell’enforcement consumeristico in aggiunta — e non in alternativa — alla procedura di riassegnazione presso il Naming Authority .it. L’Autorità ha qualificato la condotta come pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, comma 2, 21, comma 1, lett. f) e 23, comma 1, lett. o) del Codice del Consumo, in combinato disposto con l’art. 22, comma 1, del Codice della proprietà industriale. Circostanza non frequente, l’AGCM si è espressamente discostata dal parere contrario dell’AGCom, motivando puntualmente le ragioni della divergenza.

Il contesto

Nel settembre 2011 la società cliente acquista dalla curatela fallimentare di Biliardi Mari S.r.l. il marchio omonimo, depositato nel 2004 e registrato nel 2008. L’intenzione è chiara: riprendere una tradizione produttiva storica e proseguirne la commercializzazione sotto un’unica identità di brand.

Nel tentativo di registrare il corrispondente dominio biliardimari.it emerge però che il naming è già occupato. Lo aveva registrato un anno prima — nel settembre 2010, quando Biliardi Mari S.r.l. era in fallimento ma il marchio era ancora nei cespiti della procedura — un produttore concorrente, titolare dell’impresa individuale Biliardi Cavicchi.

Una semplice verifica online rivela l’uso effettivo del dominio: biliardimari.it non ha contenuti propri; è configurato come redirect automatico verso il sito commerciale del concorrente, www.biliardi-cavicchi.it. Il consumatore che cerca i prodotti Biliardi Mari — su Google, o digitando direttamente l’indirizzo — atterra nel catalogo di un’impresa diversa, senza alcuna avvertenza.

La strategia: enforcement consumeristico, non solo IP

L’opzione tradizionale per chi subisce un domain grabbing di marchio è duplice: la procedura di riassegnazione (URDP) davanti al Naming Authority .it, oppure il giudizio civile per contraffazione e concorrenza sleale. Entrambe le strade sono percorribili, ma presentano limiti noti: la prima si chiude con il solo trasferimento del dominio, senza accertamento pubblico dell’illiceità della condotta; la seconda è lenta e costosa, e non offre un effetto deterrente immediato sul mercato.

Lo Studio ha proposto al cliente una terza via, all’epoca ancora poco esplorata: la segnalazione all’AGCM ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali scorrette (artt. 18 ss. Codice del Consumo). L’intuizione è semplice ma non scontata: la registrazione di un dominio coincidente con il marchio altrui, da parte di un’impresa che opera nello stesso mercato, non è solo un illecito di proprietà industriale; è un messaggio rivolto al consumatore, idoneo a falsarne il comportamento economico. Come tale, è valutabile sotto il profilo dell’ingannevolezza ai sensi degli artt. 20, 21 e 23 del Codice del Consumo.

I vantaggi della scelta sono evidenti: tempi rapidi e definiti, essendosi il procedimento concluso in meno di sei mesi dalla segnalazione; pubblicità del provvedimento nel Bollettino AGCM, con effetto reputazionale immediato; sanzione amministrativa che si aggiunge — e non si sostituisce — alle azioni civili di proprietà industriale; e un accertamento pubblico dell’illiceità della condotta, utilizzabile in eventuali successivi contenziosi.

Il procedimento

La segnalazione viene depositata il 14 aprile 2012. L’AGCM apre il procedimento istruttorio PS8239 il 17 maggio 2012, chiedendo collaborazione al Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza per acquisire informazioni tecniche presso l’Internet Provider del concorrente.

L’istruttoria si articola su più fronti: la verifica tecnica del redirect a cura della Guardia di Finanza; la richiesta di informazioni all’Istituto di Informatica e Telematica del CNR sui controlli effettuati ai fini dell’assegnazione dei domini .it; rilevazioni d’ufficio dei risultati di ricerca su Google con le query “biliardi mari” e “bigliardi mari”; e lo scambio di memorie tra le Parti.

Significativamente, dopo la comunicazione di avvio del procedimento il professionista modifica il redirect: l’indirizzo biliardimari.it non rinvia più alla home page del sito del concorrente, ma a una sotto-pagina dedicata ai “biliardi usati”. Una mossa difensiva volta a rendere meno evidente la confusione, che tuttavia l’AGCM non riterrà sufficiente a sanare l’illecito.

I quattro pilastri del provvedimento

1. Il dominio confusorio è pratica commerciale scorretta. L’AGCM accoglie integralmente la prospettazione del segnalante: il redirect dal dominio corrispondente al marchio altrui verso il proprio sito commerciale induce il consumatore a ritenere, contrariamente al vero, che il professionista abbia acquisito il marchio, sia in possesso dei relativi prodotti o vanti una continuità imprenditoriale con il produttore originario (punti 24, 26 e 32 del provvedimento). La condotta è qualificata come ingannevole ai sensi degli artt. 20, 21, comma 1, lett. f) e 23, comma 1, lett. o) del Codice del Consumo.

2. Convergenza con il Codice della proprietà industriale. L’Autorità àncora la propria valutazione anche all’art. 22, comma 1, c.p.i., nel testo modificato dal D.Lgs. 131/2010, secondo cui è vietato adottare come nome a dominio un segno uguale o simile all’altrui marchio quando possa determinarsi rischio di confusione o di associazione (punto 27). È un’integrazione interpretativa virtuosa: la disciplina della proprietà industriale fornisce il parametro normativo, quella consumeristica l’azionabilità amministrativa pubblica. Le due tutele non si sovrappongono — si rafforzano.

3. Illecito di pericolo: irrilevanza del volume di traffico. La difesa aveva insistito sul fatto che gli accessi al dominio biliardimari.it nel 2011 sarebbero stati appena 60, a fronte di oltre 83.000 accessi diretti al sito del concorrente. L’AGCM respinge l’argomento con un passaggio importante: la disciplina delle pratiche ingannevoli delinea una fattispecie di illecito di pericolo, perfezionata dalla sola valenza potenzialmente ingannevole della condotta. Il volume effettivo dei contatti rileva, semmai, ai fini della commisurazione della sanzione, non dell’an dell’illecito (punto 28).

4. Inidoneità del redirect “rimediale”. La modifica del redirect introdotta dal concorrente dopo l’avvio del procedimento — rinvio non più alla home page ma alla sezione “biliardi usati” — non sana la condotta. L’AGCM osserva che la sezione si compone di 14 pagine comprensive dell’intero catalogo di usato del professionista, all’interno delle quali i pochi biliardi Mari vanno cercati senza alcuna avvertenza esplicita. Soprattutto, il redirect alla pagina dell’usato, in assenza di qualunque chiarimento, avvalora anziché smentire la percezione di una continuità imprenditoriale con il produttore Mari (punti 26 e 29).

Il dissenso dal parere AGCom

Trattandosi di pratica diffusa a mezzo Internet, l’AGCM aveva richiesto il parere obbligatorio all’AGCom ai sensi dell’art. 27, comma 6, del Codice del Consumo. Il parere, pervenuto il 14 settembre 2012, riteneva la pratica non scorretta: il professionista offrirebbe adeguate informazioni sulla propria attività, il dominio biliardimari.it sarebbe privo di contenuti propri, e quindi non lascerebbe intendere che vi sia continuità con il produttore originario.

L’AGCM si discosta espressamente da questa lettura (punto 29). Il ragionamento è netto: il fatto che il concorrente operi nello stesso settore della società Mari non attenua la confusione — la aggrava. Il consumatore che digita biliardimari.it e si trova nel sito di un altro produttore di biliardi è indotto, proprio per l’identità merceologica, a ritenere che vi sia continuità imprenditoriale; non è in grado, in assenza di qualsiasi avvertenza, di dedurre che si tratti di un mero rivenditore di pochi biliardi Mari di seconda mano.

La motivazione è apparentemente semplice, ma metodologicamente significativa: l’AGCM non si limita a non condividere il parere AGCom; ne capovolge il fondamento, mostrando che lo stesso elemento che AGCom aveva valutato come neutro — l’operare nello stesso settore — è, al contrario, il vero indicatore di confondibilità.

L’esito

Con il provvedimento del 9 ottobre 2012 l’AGCM dichiara la scorrettezza della pratica commerciale, ne vieta la diffusione o continuazione e irroga al professionista una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 10.000. L’importo, contenuto rispetto al massimo edittale, riflette i criteri di gravità — dimensione economica modesta del professionista, numero limitato di consumatori effettivamente raggiunti — ma certifica in modo inequivoco l’illiceità della condotta.

Il provvedimento integrale

Perché il caso è importante

Il principio affermato dalla decisione PS8239 ha tre ricadute centrali.

La doppia tutela del marchio online. L’enforcement consumeristico è una leva concreta — non meramente teorica — contro il domain grabbing e, più in generale, contro l’uso confusorio di segni distintivi altrui in ambienti digitali. È utilizzabile in alternativa o in parallelo alle azioni IP tradizionali, con tempi più rapidi e un effetto pubblicitario rilevante.

L’illecito di pericolo come standard probatorio. Il principio per cui non occorre dimostrare l’effettivo volume di consumatori “deviati” — è sufficiente la valenza potenzialmente ingannevole — riduce significativamente l’onere probatorio del titolare del marchio. Un punto rilevante in tutti i contesti in cui il danno emerge in forma diffusa o difficilmente quantificabile.

Convergenza tra discipline. L’integrazione operata dall’AGCM tra art. 22 c.p.i. e Codice del Consumo è uno dei primi esempi italiani di enforcement orizzontale del diritto della proprietà industriale attraverso strumenti consumeristici. Una traiettoria che oggi, con l’avvento del DSA, del MiCAR per i token nominativi e con i temi emergenti dei marchi nell’IA generativa, è destinata a moltiplicarsi.

Riferimenti normativi

• D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo), artt. 18, 20, 21, 23, 27
• D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale), art. 22, comma 1, come modificato dal D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131
• Regolamento di Assegnazione e Gestione dei nomi a dominio sotto il ccTLD .it
• Regolamento “Risoluzione delle dispute nel ccTLD .it”

Provvedimento: AGCM, Adunanza 9 ottobre 2012, Provv. n. 23976, PS8239 — “Utilizzo illecito marchio Biliardi Mari”, in Bollettino AGCM n. 41 del 29 ottobre 2012.

Nota professionale

Il caso è uno dei precedenti italiani in materia di cybersquatting di marchio trattato sotto la disciplina delle pratiche commerciali scorrette.